Monografias | Las marcas y los nombres de dominio en Internet

RESUMEN 

Los nombres y dominio son las direcciones en Internet expresadas simplemente para facilidad del usuario.

Cuando las empresas se integran en la utilización del sistema de Internet adoptan como nombre de dominio el nombre de sus empresas o de sus marcas y ahí es donde empiezan a surgir los problemas o conflictos entre nombre de dominio y la protección de marcas, personas que no ostentan ningún tipo de relación con los propietarios comenzaron a adueñarse de signos distintivos que gozan de titularidad legítima, es cuando surge el término de ciberocupación.

La OCPI (Oficina Cubana de la Propiedad Industrial) como Oficina rectora en materia de Propiedad Industrial instrumentó mediante la Resolución No. 2620 del año 2000, la forma en que prestará y brindará los servicios previos de búsqueda en las bases de datos para su posterior registro en CUBANIC la entidad responsable de asignación y registro de nombres de dominio en Cuba. El objetivo del presente trabajo es dar una panorámica de las marcas y los nombres de dominio en Internet, la Ciberocupación, su inicio y concepto, la esencia  de los conflictos entre los derechos de marcas y uso de nombres de dominio, la reglas que el ICANN ha establecido específicamente para resolver disputas entre marcas y nombres de dominio, las pruebas de interés legítimo, así como la importancia de la adquisición de los  derechos de marcas . 

Palabras claves: nombres de dominios, ciberocupación, marcas. 

TITLE:

The trade marks and domains in Internet. 

ABSTRACT 

The names and dominion are the directions in Internet expressed simply for facility of the user.

When the companies are integrated in the use of the system of Internet they adopt as dominion name the name of its companies or their marks

and it is there where the problems or conflicts between name from dominion and the protection of marks begin to arise, people who do not show any type of relation with the proprietors began to appropriate themselves distinguishing signs that enjoy legitimate title, is when the term arises from ciberocupación.

The OCPI (Cuban Office of the Industrial Property) as a governing Office in the matter of Industrial Property orchestrated by means of Resolution no. 2620 of year 2000, the form in which will lend and offer to the previous services search in the data bases for its later registry in CUBANIC the organization responsible for allocation and registry of names of dominion in Cuba.

The objective of the present work is to give panoramic of the marks and names of dominion in Internet, the Ciberocupación, its beginning and concept, the essence of the conflicts between the rights of marks and use of dominion names, it rules that the ICANN has established specifically to solve disputes between marks and names of dominion, the tests of legitimate interest, as well as the importance of the acquisition of the rights of marks. 

Key words: domains, ciberocupación, trade marks. 

INTRODUCCIÓN 

Cuando las empresas se integran en la utilización del sistema de Internet adoptan como nombre de dominio el nombre de sus empresas o de sus marcas y ahí es donde empiezan a surgir los problemas o conflictos entre nombre de dominio y la protección de marcas. 

Los nombres y dominio son las direcciones en Internet expresadas simplemente para facilidad del usuario. Si bien fueron diseñadas con el fin de permitir a los usuarios localizar ordenadores de manera fácil, los nombres de dominio han adquirido mayor importancia en tanto que son indicadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de indicadores comerciales protegido por derecho de propiedad intelectual que existían antes de la llegada de Internet. 

Los nombres de dominio de las empresas pueden registrarse dentro de los “dominios de nivel superior”, denominados “TLD”. Podrá escoger entre los dominios genéricos de nivel superior “gTLD” como com., net.,  org. o podrá escoger entre los dominios de nivel superior especializados y limitados, si reúne determinadas condiciones ( por ejemplo, aero para las agencias de viaje por avión y empresas de transporte aéreo, o biz para las empresas comerciales). También podrá registrar su nombre de dominio en los dominio de nivel superior correspondientes  códigos de países (“ccTLD”), en su propio país 

En la selección del nombre de dominio de una empresa lo más recomendado es escoger un nombre lo suficientemente distintivo, con vista a que los usuarios lo recuerden mejor y lo busquen con mayor facilidad. Por otro lado, un nombre de dominio con estas características distintiva puede ser protegido en virtud de la legislación en materia de marcas, teniendo en cuenta que en muchos países los nombres de dominio pueden protegerse como marcas. 

En esta selección de un nombre de dominio con características distintivas, hay que tener en cuenta que este no sea la marca de otra empresa, particularmente una marca notoriamente conocida. Esto se debe a que en la mayoría de las legislaciones el registro de una marca  como nombre de dominio equivale a la infracción de una marca, conocido esto como: ¨Ciberocupación¨ 

En este caso la empresa infractora deberá transferir o anular el nombre de dominio, además de pagar daños y perjuicios. Así mismo todo los nombres de dominio registrados en los gTLD y en los ccTLD, están sujetos  a un procedimiento de controversia que permite al titular de una marca de comercio o servicio hacer cesar la ciberocupación de su marca. 

Este trabajo tiene como objetivo dar una breve panorámica sobre la ciberocupación, esencia de los conflictos entre derechos de marcas y uso de nombres de dominio en internet, situación en Cuba con relación a las marcas y nombres de dominio, así con la importancia del registro de las marcas. 

DESARROLLO.

I. Ciberocupación: Inicio y Concepto.

A mediados de la década de los 90, específicamente en 1995, se produce lo que se conoce como el "boom" de Internet y es el momento en que se considera que nace la Internet comercial como consecuencia de la eliminación, por el gobierno de los Estados Unidos, en 1994, de las medidas que limitaban el uso comercial de la red y el cese del control excesivo de la información que circula por la red de redes. Este "boom" de Internet fue catalizado igualmente por el uso tan alto que experimentó la WWW deviniendo en el servicio más popular de Internet, llevando consigo, igualmente, la virtud de hacer llegar la Internet al individuo común.

Una de las características esenciales de la WWW es ser un espacio de expresión en Internet, lo que implica en primer lugar, que dicho espacio en pos de reflejar a plenitud las características propias del titular de la página, el sitio o el portal, represente explicita e inequívocamente la identidad del propietario de la información, lo que junto a la necesidad de popularizar al Sistema de protocolos de comunicación de la red de redes, hizo surgir el Sistema de Nombres de Dominio como la refracción de la imagen en el plano virtual del elemento distintivo del titular de la Web, en el plano físico, ya sea este elemento, un nombre de persona, una marca, una denominación de origen u otra.

Desde los comienzos de la actividad de registro de Nombres de Dominio se conoció de la aparición de la práctica predatoria de adueñarse de signos distintivos, que gozan de titularidad legitima, por personas que no ostentan ningún tipo de relación con los propietarios del signo distintivo en cuestión, práctica que incluyó, igualmente, a los nombres propios o artísticos de figuras de la cultura, la moda y el espectáculo a escala internacional.

Surge entonces el término de ciberocupación, el que toma importancia en realidad cuando aparece la noción comercial de Internet, lo cual propició la colisión inmediata de ésta práctica con los Derechos de los titulares de signos distintivos que iniciaban sus inversiones comerciales, actividad publicitaria y de otra índole en la red.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha ofrecido el concepto más preciso de la ciberocupación en el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio. Después de una oportuna reflexión sobre dicha definición, los expertos de la OMPI concluyeron que "debido al significado flexible de ciberocupación en la terminología popular, la OMPI optó por utilizar un termino diferente- Registro Abusivo de un Nombre de Dominio- a fin de atribuirle un significado más preciso". Esto obedece, entre otras razones, al uso de los términos de ciberocupación y ciberpiratería como términos homólogos e intercambiables lo que hace que se diluya la esencia de lo que en realidad, encierra, el término de ciberocupación con relación a esta práctica nociva relacionada al registro de dominios.

II. Esencia  de los conflictos entre los derechos de marcas y uso de nombres de dominio.

En lo referente al principio de territorialidad se ha podido constatar  la gran diferencia que existe entre las  marcas y los nombres de dominios. Cuando una empresa registra un nombre de dominio es para que tenga presencia global, para todo el mundo, independientemente, que pueda solicitar el registro de un dominio nacional a través de un NIC nacional.

Las marcas no se rigen estrictamente por este principio, pues aunque el Convenio de París regula el registro internacional de las marcas, no instituyó una marca internacional. Para que una empresa pueda obtener la protección de una marca en diferentes países esta debe registrar la marca en cada uno de los países donde desea la protección, gozando por medio de este convenio, del llamado derecho de prioridad. De este modo este titular posee una colección de marcas nacionales idénticas que  se regirán por la ley nacional de cada  país donde fue registrada y con  límite de acción  en cada uno de estos territorios.

Esto conlleva a que otras empresas pueden utilizar la misma marca legalmente en otros países del mundo, pero únicamente una de ellas puede tener derecho a registrar el nombre de dominio para dicha denominación, primando el principio de primero en llegar, primero en Derecho. De esto se desprende que el titular de un dominio lo será a escala mundial, es decir, que su dominio será único en el mundo y no habrá quien tenga uno idéntico, mientras que a nivel internacional pueden coexistir varios titulares de una misma marca.

Otro tipo de problema surge del denominado principio de la especialidad, que como es sabido establece que en materia de marca  se puede otorgar el derecho exclusivo sobre una misma denominación a diferentes empresas en el mismo territorio siempre y cuando dicha marca se utilice para actividades suficientemente diferenciadas como para que pueda entenderse que no existe riesgo de confusión y/o asociación. Ello en la práctica se materializa con la división  de los productos y servicios comerciales en 42 epígrafes o clases correspondientes al denominado Nomenclátor Internacional para la Clasificación de Marcas gobernado por el Arreglo de Niza y que permite, de forma satisfactoria, dicha convivencia de  registros de marcas. Dicho principio de la especialidad únicamente en los casos de marcas notorias, en las que en determinadas circunstancias no se permite el registro ni el uso de la misma marca registrada previamente para productos o servicios que no sean similares, cuando el renombre o reputación alcanzado por ésta pudiera dar lugar a que el uso de la misma por un tercero para otras actividades, resultara en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para el renombre de la misma.

Dicho principio de la especialidad, no resulta compatible con el sistema actual de nombres de dominio, en el que, tanto en el caso de nombre de dominio de primer nivel genérico como en los casos de los correspondientes a códigos de países únicamente se permite registrar el mismo nombre de dominio a nombre de una  empresa. Por lo tanto, a pesar de que en un determinado territorio existan diferentes empresas que tengan el derecho  exclusivo a una determinada denominación para actividades distintas, únicamente tiene posibilidad de registrar como nombre de dominio dicha marca el primero que la solicita a pesar de que el resto de las empresas tengan el perfecto derecho a utilizar dicha denominación.

Otra problemática que se destaca en este contexto, es la diferencia abismal en los procedimientos de concesión de los nombres de dominio y las marcas. En la comunidad de Internet no hay hasta el momento acuerdo alguno que permita que los organismos encargados del registro de los nombres de dominio lleven a cabo un examen previo para anticipar posibles nombres problemáticos. El dominio se concede por el mero hecho de ser solicitado y no existir registrado otro idéntico. Las razones para este proceder son variadas, desde la voluntad de facilitar el registro en aras de la actividad empresarial, pasando por las dificultades prácticas de determinar quién es el titular de los derechos de un nombre, hasta la necesidad de tener en cuenta el principio de libertad de expresión.

Las marcas en cambio se conceden después de someterse a exámenes de registrabilidad y luego de ser sometidas al público para dar oportunidad a terceros que vean lesionados potencialmente sus derechos, oponerse al registro, y por demás las marcas que por su similitud a otras registradas puedan causar confusión, no son aceptadas para su inscripción en el registro.

III. Reglas que el ICANN ha establecido específicamente para resolver disputas entre marcas y nombres de dominio.

En   virtud   de  la  proliferación de conflictos  entre nombres de dominio y  marcas  el  ICANN   ( Internet Corporation for Assigned Nams and Numbers) fijó una serie de reglas de resolución a las cuales cada usuario adhiere en el momento de registrar su nombre de dominio.

Asimismo establece un reglamento de procedimiento para la resolución alternativas de conflictos habilitando diversas organizaciones para resolverlos aplicando sus reglas.

En la misma se fijan principios sobre la relación marca registrada-nombre de dominio.

Así se establece que si una persona entiende que algún nombre de dominio es idéntico o confundible con su marca registrada podrá iniciar el procedimiento de resolución probando la existencia de los siguientes extremos:

·              que el nombre de dominio es idéntico o confundible a un registro de marca propiedad del actor;

·              que el registrante del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto a dicho dominio;

·              que el nombre de dominio fue registrado y es usado con mala fe.

Prueba del registro y uso de mala fe.

Las reglas del ICANN califican, en forma autónoma, a la mala fe describiendo las siguientes hipótesis donde la misma se presume que:

·              las circunstancias indican que el nombre de dominio ha sido registrado o adquirido principalmente para venderlo, alquilarlo, o transferirlo al actor que es titular de la marca registrada o a su competidor, por una suma que exceda el costo efectivo del nombre de dominio;

·              el nombre de dominio ha sido registrado para impedir que el titular de la marca registrada promocione sus productos o servicios a través de un nombre de dominio;

·              el nombre de dominio ha sido registrado para entorpecer el giro comercial de un competidor;

·              por el uso del nombre de dominio, se ha intentado atraer para beneficio comercial, usuarios de Internet al sitio del registrante, mediante la creación de una similitud o confusión con la marca del actor, ya sea por la fuente, esponsoreo, vinculo, o ëndeorsement”del sitio del registrante, o localización o por el producto o servicio relacionado con el sitio del registrante.

Prueba del Interés legítimo.

Los elementos que debe presentar el demandado para probar su interés legítimo en el nombre de dominio, conforme a las reglas del ICANN son:

·                          que antes de ser notificado de la disputa, debe demostrar que la usaba o había realizado actos preparatorios demostrables para usar el nombre de dominio en conexión con la oferta de buena fe de productos o servicios;

·                          que el demandado era reconocido como individuo de negocio, u otra organización, por el nombre de dominio, no obstante no haber adquirido derechos marcarios;

·                          que el demando esta siendo uso no comercial del nombre de dominio, sin intentar obtener beneficio comercial y confundir a los consumidores con la marca objeto del conflicto.

Básicamente, las reglas del ICANN buscan dilucidar el interés legítimo del registrante del dominio, permitiendo que éste pueda retener su registro al probar tal circunstancia.

Analizando el ámbito institucional de esta temática, existen varias entidades dedicadas a la resolución de controversias en materia de nombre de dominio, tales como: National Arbitration Forum (NAF), E-Resolution, CPR Institute for Resolution y El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, siendo esta última la más conocida por el papel que ha desempeñado en la cuestión de solución de conflictos que se encuentran relacionados con nombres de dominios en Internet; hasta la actualidad ha recibido más de 5 000 casos, dentro de los que se han disputados denominaciones tan variadas como: nombres de personas, nombres de zonas geográficas, nombres o marcas comerciales entre otros.

IV. Situación en Cuba

La situación en nuestro país en el tema es aceptable, la entidad responsable de asignación y registro de nombres de dominio CUBANIC, al respecto ha regulado de manera cuidadosa la protección a los signos distintivos, pero es defectuosa en lo relativo a la solución de controversias  que se susciten  entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual, problema neurálgico en esta cuestión, tal vez se ha descuidado esto por existir la confianza de no vernos envueltos en situaciones conflictuales de esta naturaleza por el simple hecho de que nuestro ccTLD es restringido, por no permitir el registro a personas físicas, al respecto la Resolución No.1 del año 2000 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente norma vigente para la administración de los nombres de dominio en Cuba ; es precisa en cuánto  a establecer las entidades facultadas para poder registrar un Nombre de Dominio, estas son:

      1.-       Organizaciones con domicilio en el territorio de la República de Cuba ( Se entienden por organizaciones domiciliadas en el territorio de la República de Cuba, las personas jurídicas que reconoce el Código Civil y demás leyes vigentes)

2.-       Organizaciones no domiciliadas en el territorio de la República de Cuba siempre que cumplan las siguientes condiciones:

1.                                                     la presentación se efectúe a través de Agentes autorizados al efecto;

2.                                                     la administración técnica del nombre de dominio recaiga en un proveedor cubano de servicios de Internet.

También el citado instrumento jurídico dispone quiénes quedan limitados para registrar nombres de dominio en nuestro país:

No pueden registrar Nombres de Dominio:

a.      las personas naturales;

b.      las dependencias de una organización a la cual la ley le confiere personalidad jurídica;

c.      cualesquiera otras que no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes normas.

Nuestro ordenamiento jurídico establece estas limitaciones con el objetivo de no enfrentar los conflictos que en materia de dominio se deriven al momento del registro.

Con relación a las normas generales de derivación se establece que una organización puede registrar como nombres de dominio los siguientes; el nombre completo de la organización, tal y como aparece en su escritura o documento de constitución; el nombre comercial o marca debidamente registrados en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI), o cualquier otro nombre que no integre alguno de los supuestos regulados anteriormente siempre que cumpla con los requerimientos aquí establecidos.

La OCPI como Oficina rectora en materia de Propiedad Industrial instrumentó mediante la Resolución No. 2620 del año 2000, la forma en que prestará y brindará los servicios previos de búsqueda en las bases de datos de marcas, nombres comerciales, emblemas empresariales, rótulos de establecimientos, lemas comerciales y denominaciones de origen, de denominaciones que constituyan o integren estos signos distintivos, que resulten idénticas a las denominaciones cuyo registro como nombre de dominio haya sido solicitado y que se exprese en las correspondientes solicitudes de búsqueda.

La disposición de referencia establece que la prestación del servicio de búsqueda puede ser solicitada por:

1.      Las personas jurídicas que soliciten o pretendan solicitar el registro de nombres de dominio, por sí o mediante sus representantes.

2.      El Centro Cubano de Información de Red (CUBANIC)

Este servicio de búsqueda estará a cargo del Departamento de Marcas y otros signos distintivos, quién notificará los resultados al solicitante dentro de las 72 horas posteriores a la solicitud del servicio.

V. Importancia de la adquisición de los  derechos de marcas .

Muchas veces por ignorancia, se confunde el derecho a un signo distintivo mediante la correspondiente protección como marca con el derecho que adquiere el titular de un nombre de dominio. Por si mismo el registro de un nombre de dominio  no constituye ningún derecho exclusivo, y por tanto la manera de obtener protección sobre una marca o signo distintivo sigue siendo mediante los medios tradicionales que las legislaciones correspondientes prevén para la adquisición del derecho.

En algunos países, puede adquirirse la protección de la marca por medio del registro o del uso. En otros, el registro es obligatorio si desea protegerla. Incluso cuando se tenga la opción de proteger la marca sin el registro, es decir, sobre la base de la utilización de la marca, es siempre recomendable registrar la marca con el fin de obtener una protección mejor o más sólida.

Si una empresa posee los derechos sobre una marca dicho derecho prevalece frente al registro del nombre de dominio registrado por un tercero con posterioridad y por tanto, le da derecho a iniciar acciones contra dicho tercero conducentes a impedir el uso de dicho nombre de dominio e incluso la cancelación o transferencia del mismo a favor del legítimo propietario de la marca.

VI. Conclusiones

1-     En la selección del nombre de dominio de una empresa lo más recomendado es escoger un nombre lo suficientemente distintivo, con vista a que los usuarios lo recuerden mejor y lo busquen con mayor facilidad.

2-     Un nombre de dominio con estas características distintiva puede ser protegido en virtud de la legislación en materia de marcas, teniendo en cuenta que en muchos países los nombres de dominio pueden protegerse como marcas.

3-     En la selección de un nombre de dominio con características distintivas, hay que tener en cuenta que este no sea la marca de otra empresa, particularmente una marca notoriamente conocida, sino comete una infracción y es lo que se llama “Ciberocupación”.

4-     La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha ofrecido el concepto más preciso de la ciberocupación en el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio, optó por utilizar un termino diferente “Registro Abusivo de un Nombre de Dominio”

5-     En   virtud   de  la  proliferación de conflictos  entre nombres de dominio y  marcas  el  ICANN   ( Internet Corporation for Assigned Nams and Numbers) fijó una serie de reglas de resolución a las cuales cada usuario adhiere en el momento de registrar su nombre de dominio donde estableció un reglamento de procedimiento para la resolución alternativas de conflictos habilitando diversas organizaciones para resolverlos aplicando sus reglas.

6-     Si una empresa posee los derechos sobre una marca dicho derecho prevalece frente al registro del nombre de dominio registrado por un tercero con posterioridad y por tanto, le da derecho a iniciar acciones contra dicho tercero conducentes a impedir el uso de dicho nombre de dominio e incluso la cancelación o transferencia del mismo a favor del legítimo propietario de la marca.

7-     CUBANIC es la entidad encargada del registro de los nombres de dominio en la  República de Cuba, previa una búsqueda de interferencia anterior en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI).

VII. Bibliografía

Resolución No. 1/2000 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (Norma vigente para la administración de los nombres de dominio en Cuba.

Resolución No. 2620/2000 del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente.(Forma en que prestará y brindará los servicios previos de búsqueda en las bases de datos de marcas y otros signos distintivos.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). La gestión de los nombres y direcciones de internet: cuestiones de propiedad intelectual. Suiza: OMPI, 1999. 161 p.

ARIAS BOUZADA, Jorge. Nombres de Dominio. Disponible en http://dominiris.com/boletines/doctrinal/arias.html/. Consultado 5/1/2005.

BENCOMO YARINE, Edel, Cuba: Tratamiento Jurídico de los Nombres de Dominio en Cuba. Disponible en htpp:www.alfa_redi.org/revista/data/48_5.asp. Consultado 5/1/2005.

OAMI. Unión Europea, Nombres de Dominio en Internet: La Perspectiva del Sector. Disponible en http//oami.eu.in/es/office/adhoc/000529_II4d.thm. Consultado 5/1/2005.

BENCOMO YARINE, Edel, Ciberocupación: ¿Un mal sin remedio?, Disponible en http://www.net/articulos/show_articulo.php?ARTICULO=12. Consultado 5/1/2005.

OMPI, Cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con los nombres de dominio de Internet, Disponibles en: http://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/domain_names.htm. Consultado el 5-01-2005.

Autoras:

Caridad Moreda Sánchez, Vivian Chateloin Lorenzo,  

Yhanara Ploder Mujica, Lilia Hortensia  Barbon Hernández

1. UIP Cuba 9

e.mail: direcc9@enet.cu

2. Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar, ICIDCA

e. mail: vivian.chateloin@icidca.edu.cu

3. Instituto de Investigaciones Hortícolas " Liliana Dimitrova”

e.mail:  yhanara@liliana.co.cu

4. LABIOFAM

e.mail: labiofam@ceniai.inf.cu

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