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Algunas consideraciones doctrinales y jurisprudenciales para la protección de la marca renombrada

Resumen: El siguiente trabajo aborda brevemente el origen de las marcas y dentro de estas, aquellas que constituyen una categoría especial dentro del sistema marcario, por su importancia económica, jurídica y social, las marcas renombradas, brindando varios conceptos vistos desde la óptica doctrinal y legislativa y como ha sido su protección también desde estos puntos de vista, se explica como algunas marcas han llegado a superar los productos que representan otorgándoles a estos sus nombres.
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Autor: Lic. Milkos Lázaro Gual Díaz

INDICE
Resumen
Diseño Teórico
Introducción
La Marca Renombrada, Su Protección
Historia de las Marcas
Elementos Estructurales del Sistema de Marcas
Conceptos de Marcas Notorias y Marcas Renombradas
La Conveniencia de la Protección Jurídica de la
Marca Renombradad
La Importancia Económica de la Marca
Los Modelos de Protección Jurídica 
en el Derecho Comparado
Conclusiones
Bibliografía
Análisis Bibliográfico

RESUMEN
El siguiente trabajo aborda brevemente el origen de las marcas y dentro de estas, aquellas que constituyen una categoría especial dentro del sistema marcario, por su importancia económica, jurídica y social, las marcas renombradas, brindando varios conceptos vistos desde la óptica doctrinal y legislativa y como ha sido su protección también desde estos puntos de vista, se explica como algunas marcas han llegado a superar los productos que representan otorgándoles a estos sus nombres. Se hace una breve referencia al sistema de prohibiciones del ius prohibendi, y el principio de especialidad, explicación necesaria para tratar de comprender los pilares sobre los que se asienta el derecho marcario y se hace referencia a una de las funciones de la marca, la función psicológica y el papel que jugó la doctrina en la salvaguardia de estos signos renombrados y los criterios que desarrolló para fundamentar la protección de los mismos a partir de los sistemas jurídicos del Benelux, del sistema de Derecho Germano y del Derecho Anglosajón y los diferentes puntos de vistas y criterios elaborados para proteger la marca renombrada. Se comentan los elementos del sistema marcario y se brindan las diferencias entre los conceptos de marca notoria y marca renombrada y se brinda un análisis amplio de la conveniencia de la protección de la marca renombrada desde el punto de vista jurídico y económico a partir de diversas teorías elaboradas al respecto por estudiosos foráneos del tema

Problema de Investigación: ¿Cuál ha sido el tratamiento doctrinal y legislativo que se le ha dado a la protección de la marca renombrada? 

Antecedentes y Fundamentacion: Este trabajo desde un enfoque totalmente doctrinal pretende brindar un acercamiento en torno a los conceptos de marca notoria y marca renombrada, si bien el objeto del mismo no son las marcas notorias sino las renombradas, es preciso tratar de hacer la distinción entre ambas, ya que con frecuencia son mal usadas o tenidas como sinónimos aun para los juristas. Sin abordar como se ha visto este fenómeno en Cuba, lo cual implicaría quizás otro trabajo de esta índole, veremos como está en la actualidad el tratamiento legislativo, criterios doctrinales, y algunas funciones que se asocian con la marca. 

Objetivo General 
Identificar cómo se ha abordado la protección de la marca renombrada en la doctrina y en la legislación.

Objetivos específicos 
-Precisar el surgimiento de las marcas
-Introducir una panorámica de los diferentes conceptos de marca, a partir de las distintas posiciones que existen al respecto 
-Brindar un concepto de marca notoria y marca renombrada
-Identificar los problemas que han motivado una tardía protección de la marca renombrada
-Explicar los principios sobre los cuales se asienta el derecho marcario
-Esclarecer cuales son los elementos estructurales del sistema de marcas
-Mostrar la conveniencia de la protección jurídica de la marca renombrada y conocer algunas de sus diversas funciones 
-Analizar los modelos de Protección Jurídica a partir del derecho Comparado

Técnicas y Métodos de Investigación
-Método exegético analítico 
-Análisis de Documentos
-Derecho Comparado 

INTRODUCCION
La Marca Renombrada, Su Protección
La protección de la marca renombrada es uno de los temas más importantes que se aborda en el derecho de propiedad intelectual y dentro de este en el conjunto de normas jurídicas que regulan a las mismas; a pesar de que es una gran verdad que las marcas renombradas son un grupo cuantitativamente menor dentro del Derecho Marcario , nadie duda de su gran importancia jurídica, comercial y económica. Los intereses económicos y jurídicos que se asocian a estos signos no siempre hallaron toda la protección que deba brindarles la doctrina y la jurisprudencia. Este trabajo pretende en lo posible abordar diferentes modelos de protección en distintos contextos jurídicos, y tratará de ejemplificar y explicar desde una óptica jurídica y en menor grado económica como es posible proteger la marca renombrada sin inconveniente alguno. 

Para acercarnos a las marcas conviene previamente tratar de realizar un acercamiento de lo que se entiende conceptualmente acerca de estas pues existen criterios doctrinales y jurisprudenciales disímiles: Marca, es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un producto al que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que el producto se desee, se pida, se exija, con preferencia a otros productos. En definitiva, la marca es el nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, asignado a un producto o un servicio, por el que es su directo responsable. Ésta es quien debe darlo a conocer, identificar y diferenciar de la competencia; debe garantizar su calidad y mejora constante.

La marca ofrece del producto, junto con su realidad material, una realidad psicológica, una imagen formada por un contenido preciso, cargado de afectividad: seguridad para unos, prestigio para otros, calidad, etc. A partir de ésta última definición es comprensible que algunas marcas hayan llegado a superar el producto que representan, dándoles incluso su nombre y llegando a definir una clase dentro de las mismas, las marcas notorias y las marcas renombradas, que no son lo mismo aunque frecuentemente se les tome por similares. 

Esta trama (confusión entre marcas notorias y renombradas y su protección) es un tema clásico en el Derecho marcario. El surgimiento de esta categoría se asocia a los sistemas de regulación normativa de los signos distintivos, pero para hablar de signos distintivos hay que hacer una diferencia entre signos notorios y renombrados, y para ello el sistema marcario consiente de la importancia de estas marcas y de los conflictos que podrían surgir entre las personas naturales y jurídicas que fueran titulares o posibles titulares de signos marcarios desarrolló un sistema de prohibiciones conocidas como ius prohibendi , todo esto se desarrolló mas con la vigencia del principio de especialidad . Este sistema de protección de marcas estaba diseñado en el modelo registral, pero este diseño no acogía a las marcas renombradas. 

Este soporte del sistema marcario no se ajustaba a las necesidades que se requerían, pues han existido objeciones socioeconómicas contrarias a otorgar preeminencia al elemento sugestivo de la marca en detrimento de la calidad y el precio, así pues surgió otra teoría de la función de las marcas , que surge basada en las funciones de la marca y que juzga incompatible el reconocimiento jurídico de la dimensión publicitaria con el concepto y función esencial de la misma, la función indicadora de la procedencia , aun así el sistema jurídico necesitaba ser modificado para brindar protección a las marcas renombradas pero el mayor obstáculo para modificarlo era la supuesta inmodificabilidad del mismo. 

La doctrina también jugó un papel importante en la salvaguardia de los signos renombrados y desarrolló criterios para fundamentar la protección de los mismos, así tenemos el del riesgo de confusión más allá del principio de especialidad, perjuicio para el renombre, dilución y aprovechamiento de la reputación ajena. Las leyes contra la Competencia Desleal promulgadas en numerosos países han jugado un rol importante en la custodia de las marcas renombradas; aunque al plantearse el problema de que el sujeto activo y pasivo del acto de competencia desleal fuesen competidores, dificultaba notablemente la protección de las marcas renombradas. 

Historia de las Marcas.
Las marcas se pude decir que han tenido dos momentos, antes del auge de la publicidad y el marketing y después de este. Las marcas se originaron con el nacimiento de los productos envasados en el siglo XIX. La industrialización trasladó la producción de muchos productos de consumo de las comunidades locales a fábricas centralizadas. Estas plantas dedicadas a la fabricación de productos de consumo masivo, necesitaban vender sus artículos en mercados más amplios, pero contaban con una base de consumidores familiarizados tan sólo con producciones locales. Los fabricantes de productos envasados necesitaron convencer al público de que podían depositar su confianza en un producto que no era local. Muchas marcas que encontramos en dicha época, como los cereales de desayuno Kellog’s, representan un claro ejemplo de este problema. El fabricante quería que sus productos aparecieran y se hicieran sentir tan familiares como la producción local de los granjeros. De ahí, con la ayuda de la publicidad, los fabricantes enseguida aprendieron a asociar otros tipos de valores en las marcas, tales como calidad, prestigio, sectores comerciales, y lujo con sus productos. Ello propició el lanzamiento de lo que hoy conocemos como gestión de marca .

En un inicio la capacidad pequeña de producción de las empresas unido a la no utilización de la publicidad fueron factores que coadyuvaron a la escasa relevancia de las marcas notorias y renombradas, ya que alcanzar este estatus de marca notoria o renombrada requería que transcurriera un largo periodo de tiempo y esto trajo como consecuencias su desatención normativa que en esos momentos fue exigua. Pero el desarrollo de la ciencia y la técnica, condujo a la diversificación de la producción y el aumento del comercio mediante vías y formas desconocidas hasta entonces, lo que unido a las grandes campañas de marketing y de publicidad llevadas a cabo por las PYME y por las grandes empresas motivó que una entidad comercial o de servicios o de productos pueda desarrollar en poco tiempo una marca notoria o renombrada. 

Elementos Estructurales del Sistema de Marcas
Para comprender el sistema marcario, hay que explicar que este se sostiene sobre los pilares de principio de registro y el principio de especialidad, el primero al nacer otorga seguridad jurídica ya que este principio registral tiene la ventaja de impedir la incertidumbre jurídica que originaría acudir al principio de prioridad en el uso y el segundo se sostiene en el fundamento de que el Derecho marcario se apoya en dos pilares básicos que se relacionan entre si: el signo o marca, y los productos o servicios que va a distinguir determinada marca en el comercio de otros productos o servicios semejantes que operen en el trafico monetario mercantil. Ambos principios tienen sus limitaciones: el principio de registro al aplicarse irracionalmente puede conllevar a que un empresario escamotee, escudado en la prioridad registral, una marca que ya era utilizada por otro y se había afianzado en el tráfico mercantil, el principio de especialidad por su parte limita la posibilidad de oponer una marca ya registrada frente a otra que se utilice para productos similares o idénticos. La vigencia de los principios antes expuestos motiva la creación de dos fenómenos bien diferenciables: de una parte, la protección de una marca no registrada y de otro la protección de una marca más hallá del principio de especialidad, los procedimientos son conocidos. Cuando una persona natural o jurídica sea el operario en el tráfico monetario mercantil de una marca y esta adolezca de registro y pruebe el conocimiento notorio o renombrado de la marca entre los consumidores o destinatarios del producto, podrá solicitar la anulación de la marca registrada anteriormente y que pueda inducir a error o confusión con la marca renombrada.

Ahora bien la notoriedad de los signos distintivos en el comercio, hace que estos se instalen efectivamente en la imagen del receptor final y puedan cumplir la función distintiva que la marca otorga al cliente; ya que los orienta en parámetros tales como origen, calidad, prestigio, precios, entre otros factores. El Derecho de marcas otorga a estas consecuencias una importancia especial, ya que la notoriedad de la marca puede prevalecer por encima de algunas prohibiciones absolutas y la notoriedad o renombre de la marca puede operar como causal de convalidación de la nulidad absoluta de la marca registrada, y permite además hacer los cálculos de indemnizaciones cuando se use la marca sin autorización.

Conceptos de Marcas Notorias y Marcas Renombradas
Con el advenimiento del Derecho contemporáneo, se hizo necesario brindar seguridad de manera especial a determinadas marcas con el objetivo de detener, invalidar y contrarrestar el registro de marcas iguales o análogas o su comercialización en el tráfico monetario mercantil , y así en la jurisprudencia y sobre todo en la doctrina, empezaron a acuñarse términos como “marcas notorias” “marcas notoriamente conocidas” “marcas de alto renombre” “marcas renombradas” , lo que en la practica no es lo mismo, pues la marca notoria trasluce y se establece de manera efectiva en la psiquis de los consumidores y destinatarios, tiene la función de identificar los productos o servicios que ampara de otros idénticos o similares en un sector dado mientras que la marca renombrada es conocida aun fuera de su sector y rebasa el principio de la especialidad, pero aunque se reconocían estos términos prevalecía la inclinación hacia el sistema marcario y se respaldaba la regla de la especialidad.

Se hizo necesario buscar otras opciones, que se segmentaban entre la prudencia y la contención, donde solo tenia espacio la distintividad del signo y exigía la excepcionalidad de la protección más allá del principio de especialidad.

La prudencia de esta protección en un inicio estuvo determinada por los siguientes aspectos: habían partidarios de mantener el apego a nociones ya conocidas del derecho de marcas tanto en su fundamento como en sus presupuestos , y la jurisprudencia fundamentaba la protección más allá del principio de especialidad, para esto se valió de los argumentos siguientes, el riesgo de disgregación o dilución que conllevaba la utilización del signo para productos o servicios distintos y la apropiación de la reputación ajena , posteriormente perfeccionó el contexto que definían las condiciones de este tipo de marcas y estos fueron, extraordinaria implantación, extrema similitud entre las marcas enfrentadas y utilización exclusiva de la marca en el trafico por su titular. La doctrina exigía por su parte un alto grado de instauración de la marca, el goodwill , basado en la excelencia de la calidad de los productos o servicios de los que se acompañaba el signo.

Los planteamientos antes expuestos nos llevan a dos posiciones: la notoriedad, entendida como conocimiento de la marca por un determinado sector del público consumidor, la notoriedad tiene una connotación cuantitativa, ya que si la marca despunta por cierto grado de notoriedad implicará una remoción respecto a los principios que configuran la protección de las marcas tradicionales, la ventaja radica en la seguridad jurídica y la desventaja radica en la rigidez del concepto; y el renombre que consigue atesorar la marca, basado en que a la totalidad o la mayor parte de los consumidores la marca le resultará conocida y ostentará una reputación mas elevada y estará amparado en una mayor distintividad y notoriedad, su fuerza radica precisamente en la celebridad, resonancia y reputación de la marca, es decir el prestigio o fama de la marca tiene una connotación cualitativa y es lo que la hace ser susceptible de valoración económica, las ventajas y desventajas son las mismas en esta posición y son la flexibilidad y equilibrio.

Analizadas estas tendencias ya estamos en posición de definir marcas notorias y marcas renombradas, las marcas notorias, van a ser aquellas que los resultados de inserción de la marca han sido extendido tradicionalmente en el Derecho Marcario y que no rebasan la esfera de su sector de mercado y por consiguiente no se han proyectado mas allá del principio de especialidad. La marca renombrada es aquella que acapara una cuantiosa proporción de reputación, autoridad, y estimación ya que su calidad y goodwill será tan alto que le permite trascender aun fuera de su sector del mercado siendo conocida por todos, y todos estos factores hacen que concentre el presupuesto de superar los lindes de la regla de la especialidad.

La Conveniencia de la Protección Jurídica de la Marca Renombrada
Existen perspectivas económicas y jurídicas para proteger las marcas renombradas, y se han construido al efecto varias teorías, haremos énfasis en su protección jurídica y luego en su importancia económica. Según los autores que estudian el derecho marcario, el reconocimiento de su importancia económica es el punto de partida para su aseguramiento jurídico , y se acepta unánimemente que la marca goza de protección jurídica como consecuencia de su condición indicadora de identificar y distinguir prestaciones empresariales y su naturaleza jurídica radica en ese supuesto básico, lo que no implica que otras características de la marca como su renombre no puedan ser protegidas, así se han elaborado varias teorías al respecto, la primera es la de las funciones de la marca (funciones económicas y función comunicativa y de los property rights), veamos en que consisten brevemente. 

La teoría de las Funciones Económicas: plantea que la marca aglutina en si varias atribuciones económicas y que todas ellas resultan protegibles en mayor o menor medida dentro de estas las mas conocidas o defendidas están, la indicativa de origen empresarial del producto o servicio, indicadora de calidad, la aglutinadora de goodwill y la publicitaria, tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden que en esta teoría la función mas importante es la de identificar y distinguir productos y servicios y que esta característica tiene un doble matiz en esta teoría, un carácter económico y un carácter jurídico .

La teoría de la Función Comunicativa: tiene su expositor en Schreiner , y se basa en establecer una tesis que determine el ámbito y contenido de la protección jurídica conferida por el Derecho de marcas, basada fundamentalmente en la importancia de la ciencia económica y en su capacidad de servir de principal transmisor de informaciones en el mercado y en los medios de publicidad. 

Al ser la marca un instrumento comunicativo, el empresario que ostenta la marca deberá protegerla mediante el Derecho marcario de intromisiones de terceros que generen en el consumidor riesgo de confusión o error en cuanto a la prestación ofertada, sin restar importancia a esta teoría hay que resaltar los matices negativos de la misma, ya que pudiera generar una propagación mayor de la protección de la función comunicativa y por ende una superior concesión al titular del signo de facultades de exclusión frente a cualquier utilización referida de la prestación. 

La teoría de los Property Rights: uno de sus exponentes es Lehman , esta teoría expone la naturaleza jurídica de la marca, mediante una nueva concepción, (property rights), se basa en el análisis económico del derecho, esta nueva concepción agrupa básicamente el conjunto de facultades que atesora una persona en la explotación en exclusiva de un determinado bien, incluyendo facultades de explotación, uso, disposiciones, e ius prohíbendi. 

Esta teoría asevera que los derechos sobre bienes inmateriales son derechos de exclusión selectiva y artificialmente creados por el derecho privado, cuyo carácter absolutista, restrictivo de la competencia, permite el favorecimiento de esta en un plano superior, ya que acrecienta una base común de conocimiento e información económica valiosos, y produce una vía de comunicación entre el proponente que será el titular de la marca (o aquel que la use sin autorización para valiéndose de la reputación de la misma introducir sus productos en el mercados) y comprador, que producto del conocimiento que posee de la marca buscará siempre esta, y esto conllevará a acrecentar la competencia, de un lado para tratar de imponerse las menos renombradas y desplazar a las mas famosas y de otro las mas prestigiosa trataran de desplazar aun mas a las menos conocidas, aumentando la calidad de sus productos, ofertándolos a menores precios y con la misma calidad, o con mayores campañas de publicidad, que debido a lo altos costos de las mismas las PYME, no podrán realizar.

Las teorías antes expuestas, son teorías jurídicas que se basan en aspectos económicos fundamentalmente, lo que explica que la marca renombrada tiene un alto valor económico, como resultado de su capacidad informativa en el mercado gracias a su poder de atracción entre los consumidores o destinatarios, y esa es la cuestión por la cual la marca renombrada requiere de un ámbito especial de protección, para evitar que la misma sea utilizada por terceros en el mercado, sin consentimiento del titular, debido a su valor económico que será siempre asociado a calidad, prestigio, buenos precios en algunos casos, y lugar de procedencia. 

Este derecho de utilización protege al titular de la marca renombrada amparado en el ordenamiento jurídico, a pesar de esto los ordenamientos jurídicos o sistemas marcarios tradicionales no contemplan todavía muchos de ellos la relevancia económica de la marca más allá de la función indicadora de procedencia. 

La Importancia Económica de la Marca
La importancia económica de la marca no puede ser negada, mucho menos a la luz de las teorías antes expuestas; y a pesar de las múltiples funciones asociadas a las marcas, la economía no le ha brindado a los signos notorios o renombrados, toda la atención que estos merecen. La ventaja de la tutela jurídica del renombre (a partir de la función económica o informativa ) ha sido siempre cuestionada desde este punto de vista (a pesar que en base al renombre y prestigio de marcas renombradas se han tratado de cometer actos de competencia desleal por terceros aprovechándose del prestigio de marcas renombradas), la marca se encarga además del éxito comercial de la empresa y que el triunfo del signo que ella representa redunde en beneficios para el empresario.

La configuración del fenómeno publicitario esta asociada a la función comunicativa o informativa de la marca, ya que algunas de estas son capaces de imprimir en el producto o servicio una imagen que lo independiza o particulariza de los de su misma especie, esto se puede lograr por factores tales como fuerza de la imagen publicitaria, fascinación de la marca, reputación, o goodwill, esto va siempre asociado a elementos tales como, canales selectos de distribución y una exquisita presentación del producto lo que aumenta su valor económico o valor agregado y el grado de conocimiento del publico por la marca que se oferta.

Este renombre de la marca se traduce en la posibilidad de ampliar la oferta de productos o servicios amparándose en el prestigio que la marca tiene en el mercado y la aceptación que le brindan los consumidores o en obtener mas ganancias de la misma autorizándose su uso a terceros. 

Pero esa misma característica del prestigio es lo que hace que terceros sin el consentimiento del titular utilicen la marca renombrada , originando lo que se conoce como transferencia de reputación de la marca , que no es mas que asociar por cualquier formula, productos o servicios de una marca reputada con otros que salen al mercado con la misma marca renombrada sin el consentimiento del titular y que el consumidor va a asociar con la marca prestigiosa, esto se basa en el contenido o función psicológica de la marca y en la publicidad, la utilización será exitosa cuando los falsos productos amparados con la marca renombrada alcancen el mismo prestigio que la original. 

La transferencia de reputación puede ser favorable o desfavorable, será exitosa cuando los productos del tercero que utiliza la marca sin la autorización del titular de la misma, se abren paso en el mercado amparados en el prestigio de la marca y en el hecho de que tienen el mismo indicador de calidad que el original al que la marca famosa protege o identifica y de esta manera el consumidor pensará inmediatamente que se trata de una nueva cartera de productos diseñados a partir del prestigio que la marca ha alcanzado, por lo que los destinatarios inmediatamente asociaran la nueva gama de productos con la inicialmente protegida por la marca. Una transferencia de reputación favorable de la marca puede ser beneficiosa tanto para el titular de la marca como para el tercero que la utiliza sin la anuencia del titular.

Pero la transferencia de reputación puede ser negativa cuando las cualidades de los productos del tercero que utiliza la marca sin la autorización, no alcanzan los estándares de calidad que el destinatario del producto creía que esta nueva elaboración tendría, basado en el conocimiento de la calidad de los productos de la marca original, así de esta manera la fuerza simbólica de la marca que en ocasiones se traducen en aspectos tales como lujo, modo de vida o identifican parámetros como sexo, juventud, belleza y otras características se ve afectada, provocando un comentario o criterio desfavorable lo que lograría provocar perdidas al titular de la marca original pues el publico podría dejar de sentir preferencia por sus productos .

Si tomamos como ejemplo la teoría de los Property Rights la misma admite un avance para la fijación de la utilidad económica de la marca, pero no hay un consenso ni en la doctrina ni en la jurisprudencia acerca de si esta función debe recibir o no tutela jurídica, ya que las funciones económicas y jurídicas de la marca no siempre tienen por que coincidir, el reconocer la importancia económica de la marca serviría como presupuesto para la futura toma de decisión de acogerla o no en los pilares del sistema de protección marcario, la teoría de los property righs desde este contexto solo protegería mediante el derecho de marcas los casos en que peligre la propia cualidad de la marca, cuando hubieren supuestos de confusión y engaño, los problemas ocasionados a la imagen no reincidirían en el terreno del derecho marcario, y no delimita quien brindaría el resarcimiento debido en este caso ni que vía se emplearía para el mismo, ocasionando esto perjuicios económicos al legitimo titular de la marca.

Los Modelos de Protección Jurídica en el Derecho Comparado
Según el Derecho comparado para la protección jurídica de las marcas renombradas se pueden escoger dos caminos diferentes , optando entre su unificación en los sistemas de marcas en los casos que estos se afiancen a la atención única de la función distintiva, o utilizando el recurso de la protección por el derecho común o mediante las leyes de competencia desleal. Veamos como se ha comportado esta protección en algunos sistemas de marcas.

Comencemos por la ley del Benelux, la protección del titular de la marca inscrita en esta norma va más allá de la regla de la especialidad, esta normativa refrenda una protección mas amplia al titular de la marca contra el uso de esta u otro signo idéntico o semejante, que sin justa razón se realice en el trafico económico, la normativa se basa en los siguientes supuestos según la interpretación hecha por el Tribunal de Justicia del Benelux :
-El riesgo de confusión respecto a la procedencia empresarial de los productos o servicios resultado de la utilización de la marca posterior en el tráfico mercantil.
-Debilitamiento de la fuerza distintiva de la marca prioritaria 
-Aprovechamiento indebido del renombre de la marca renombrada
-Perdida de la posición de privilegio de la marca en el mercado y por ende de su idoneidad como referente de los productos para los que ha sido registrada 

El Derecho norteamericano ha procurado también protección a las marcas renombradas, y la han sustentado en la Ley Federal Norteamericana de Marcas y en los estatutos anti-dilution de los Estados, de la comprensión del estudio del derecho norteamericano se desprenden valiosas evidencias para entender la necesidad de protección que meritan las marcas renombradas, ya que los norteamericanos y los alemanes fueron los primeros en el tratamiento de este problema.

La Ley Federal Norteamericana de Marcas, en su esfera de protección trazada, no se ciñe ni al principio de especialidad ni a la exigencia de una relación de competencia entre el titular y quien menoscaba la marca, la exigencia viene dada cuando la infracción se concrete en un manejo de la marca que sea capaz de suscitar confusión o engaño sobre el consumidor respecto a la fuente de procedencia de los productos o servicios, es de destacar que desde esta óptica la identidad o similitud entre productos o servicios, es solo una de las incidencias a tener en cuenta para determinar o no la existencia del riesgo de confusión, para encuadrar este riesgo se utilizan diversos criterios, entre ellos, la similitud entre las marcas, la implantación y prestigio de esta, el nivel cualitativo de las prestaciones del infractor, las expectativas y grado de atención de los consumidores y la prueba de una intención confusoria o la relevancia efectiva de la confusión , para la jurisprudencia norteamericana es muy importante un fenómeno ya abordado en este trabajo, la transferencia de reputación, y la vincula con el riesgo de confusión derivada del uso de la marca renombrada para productos o servicios distintos, y hace referencia expresa a que el público al estar pendiente del producto del usuario posterior pudiera pensar que el titular prioritario ha desplegado su esfera de actividad a otro sector comercial en el que actúa el nuevo producto. 

La jurisprudencia norteamericana no recurre explícitamente el criterio de la traslación de reputación que conlleva el empleo de la marca para productos diferentes aunque semejantes, pero utiliza de manera indirecta el criterio de confusión, en los casos en que la falta de coincidencia entre los productos o servicios es notable no es de temerse una transferencia de reputación, pues se sobreentiende que no deberá existir riesgo de confusión, pero para las marcas que poseen un renombre relevante se admite la existencia del riesgo de confusión aun sin prueba efectiva, los argumentos que se esgrimen por la jurisprudencia al efecto son, que el manejo de de la marca por el tercero refleja la autorización de una licencia por parte del titular, lo que basta para ponderar el riesgo de confusión en sentido amplio.

Otro argumento es que en los casos de licencia de marcas pesa sobre el licenciante la obligación de control de la calidad de los productos que bajo la marca licenciada distribuye el licenciatario y se invoca la privación al titular de la facultad de controlar las prestaciones del tercero , la protección en este modelo se basa en una figuración para demostrar posteriormente el riesgo que se desprende de la perdida de facultades del titular para conocer la calidad que amparan los productos bajo dicha marca, en esta línea jurisprudencial el riesgo de la confusión hace un ilícito jurídico valido para proteger el goodwill de la marca, merced a esto el titular dispone de un ágil y eficaz instrumento ante conductas que puedan demeritar, confundir o causar perjuicio a la marca en el ámbito económico.

La protección frente al riesgo de dilución, se basa en la teoría de Scheter quien pretende la protección de las marcas proporcionadas de una fuerza distintiva sobresaliente frente a la utilización de marcas similares para productos o servicios apropiados de diluir la singular posición de aquellas en el mercado, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que se vería lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, pero esta interpretación es susceptible de considera ya que la dilución está cargada de dificultades, ya que prima un caos sobre el terreno en el que se despliega esta elemental protección; se tutela la peculiar fuerza distintiva de la marca partiendo de su relevancia y el conocimiento que el publico posee de la misma, es decir su colocación en el destinatario, la jurisprudencia no condiciona ni al renombre del signo, ni a su especial inserción y lo mas notorio es la indefinición acerca de si la dilución precisa al menos un riego de confusión en sentido amplio o si nada tiene que ver con este criterio de ilicitud; la imprecisión que plantea esta figura de la dilución y la amplitud que alcanza el concepto confusión en el derecho federal ha generado su poca trascendencia en la tutela de la marca.

En el modelo alemán se sostienen dos importantes restricciones que explican la necesidad de una protección complementaria a la marca renombrada, de una parte la contracción de la tutela concedida dentro de los limites de la regla de la especialidad y de otra parte la exigencia de utilización de la marca como condición de la violación típica del derecho de marca, resultado de esto seria a falta de una protección suplementaria, la impecabilidad incondicional del registro o utilización de marca similar para productos o servicios no idénticos o semejantes y la libre utilización de la marca ajena en la publicidad o como elemento ornamental cuando no se emplease a titulo de marca, estas imprecisiones motivaron tempranamente el criterio de una protección adicional y se acudió aun fundamento jurídico mixto, la cláusula general de la normativa contra la competencia desleal y la cláusula de la responsabilidad extracontractual, la protección contra la competencia desleal intenta impedir que los competidores escamoteen el caudal informativo concentrado en estos signos para promocionar sus productos , la responsabilidad extracontractual se basa en el debilitamiento de la marca y permite a los jueces un amplio margen de apreciación, esta norma protege la propiedad y otros derechos ante hechos ilícitos, comprende el derecho que tiene la empresa para desarrollar su actividad y por ende de realizar actos de comercio .

La doctrina y la legislación alemana se han encargado de determinar los lindes de la protección dispensada , y la defensa concedida a las marcas renombradas con estas características no pretende erradicar ambientes de confusión o engaño con relación al origen o la calidad que la marca avala con los productos o servicios que representa, sino evitar conductas malintencionadas o dolosas, que puedan debilitar o diluir el goodwill de la marca y la lleven a perder su posición y significación exclusiva en el mercado.

La escasez de la protección frente al riesgo de debilitamiento o aguamiento esta dada por la propia fundamentacion de la figura , la protección se construye a partir de la repercusión que el empleo de la marca de producto o servicio tenga sobre el valor atractivo y la posición de exclusiva de la marca en el comercio , la propia convincente protección sugiere la rigurosidad de sus presupuestos y la sujeción de los mismos en su aplicación, reservándola solamente para un numero reducido de marcas, las marcas renombradas.

Veamos como la jurisprudencia alemana ha acogido el tema de la tutela de la marca renombrada frente a conductas de apropiación desleal.
Para evitar las conductas de este tipo la jurisprudencia alemana acudió a la norma de competencia desleal, este sistema se caracteriza por dos momentos importantes, y se parte de las sentencias dictadas por los jueces alemanes. 

En un primer grupo de sentencias o primer momento el criterio de deslealtad concurrencial se apoyaba esencialmente en la ocurrencia de un riesgo de confusión evitable , en otro conjunto de casos a la hora de dictar sentencia el alegato invocado por los jueces para valorar la deslealtad originada de la usurpación de la marca ajena se desplazó hacia elementos subjetivos , junto a estas sentencias meritan también analizarse los casos en que el legislador consideró que la fuerza de la deslealtad radicaba en el debilitamiento o aguamiento de la marca , a partir de las conductas desleales y la forma en que se desarrollaron los comportamientos inescrupulosos de los competidores . 

Del estudio de esta posiciones jurisprudenciales queda claro que lo criterios para tipificar la deslealtad eran diversos y los tribunales y jueces alemanes no estaban aun preparados para un enjuiciamiento unánime que tuviera como principal elemento las conductas engañosas en el propio renombre de la marca y en su ilegal explotación económica a tenor de las bondades que se derivan de utilizar una marca renombrada para amparar otros productos, pero esta situación cambiaria radicalmente a partir de la sentencia del caso “Rolls-Royce” , donde se dictó sentencia por vez primera al margen de los criterios antes dichos, y el tribunal al valorar donde quedaba configurado el elemento de la deslealtad se pronunció para proteger al titular de la marca renombrada Rolls-Royce, al considerar que la actuación de su competidor presumía un explotación de la buena reputación de la marca Rolls-Royce, con la finalidad de promocionar los articulo de la parte demandada.

De este pronunciamiento se pueden obtener dos conclusiones interesantes, la primera es que se amplió por el legislador el terreno de aplicación de casos de “aprovechamiento de reputación ajena” a supuestos en que los productos o servicios no son idénticos ni siquiera semejantes, donde el legislador apreció que la deslealtad radica en que se utilizó por el demandado un servicio ajeno de conjunto con el propio para garantizar su éxito publicitario, la segunda conclusión radica en que el legislador apreció la relación de competencia 

Esta postura jurisprudencial continuó con otros casos , aunque hay que señalar que esta línea jurisprudencial no ha sido una vía jurídica plenamente fijada. Los enfoques doctrinales comenzados con los casos Rolls-Royce y Dimple, originó que la doctrina y jurisprudencia mantuvieran dos posiciones in compatibles; una opuesta y la otra mas propicia, en el primer caso, la salvaguardia de una marca mas allá del los limites del derecho de marcas , a través del grupo de casos de aprovechamiento de la reputación ajena admite la formación de nuevos derechos de exclusión ajenos a lo pronosticado por el legislador , la segunda postura motivaría la superioridad de las valoraciones de las normas contra la competencia desleal sobre el derecho de marcas, ya que al considerar la protección de la marca renombrada mas allá del terreno tradicional del derecho de marcas, donde se asegura únicamente la función indicadora de origen, reconoce la posición emblemática de la marca renombrada en el mercado, por lo que constituye un bien económico que se puede explotar de diversas maneras y por lo tanto es factible su protección. mediante las normas de competencia desleal. 

CONCLUSIONES
1 Los principios que tutelan el derecho marcario fueron en una primera etapa el principio de prioridad en el uso y posteriormente, el de registro y especialidad, aunque en el caso de la marca renombrada no siempre es así. 
2 La notoriedad o renombre del signo hace que este supere determinadas prohibiciones absolutas. 
3 La notoriedad de la marca dentro del ordenamiento jurídico de los signos distintivos está vinculada a varias funciones.
-Función indicadora de Procedencia 
-Función Psicológica
-Función Económica
-Función de indicativo de calidad
-Función Reputación o goodwill
-Función de Publicidad entre otras.
4 La tutela de los signos renombrados se hace más evidente y necesaria a partir del desarrollo del marketing y la publicidad. 
5 La marca renombrada en su protección rebasa el principio de la especialidad de los ordenamientos jurídicos. 
6 La necesidad de proteger eficazmente a las marcas renombradas ha dado lugar en numerosos países, a recoger en sus leyes contra la competencia desleal artículos que protegen a las mismas.
7 Los conceptos de marca notoria y marca renombrada suelen confundirse en ocasiones pero tienen concepciones diferentes (ver pag 5 de este trabajo) 
8 Existen diversas teorías tanto jurídicas como económicas que defienden la protección de las marcas renombradas.
9 La transferencia de la marca puede generar un tráfico de reputación beneficiosa o no para el titular y el tercero que la use. 
10 La pluralidad de componentes que determinan el auge de una transferencia de reputación mediante el uso de una marca renombrada muestran que de no haber una esmerada atención a ellos no se produciría esta. 
11 La defensa auténtica de la marca renombrada debe instrumentarse a partir de la evolución de las limitaciones del sistema de marcas tradicionales, la tutela no ha de ser indiscriminada ni favorecer la creación de monopolios absolutos sobre la marca renombrada. 
12 La protección de la Marca Renombrada puede realizarse a partir de diversos criterios doctrinales y jurídicos, que se complementan entre si, bien sea mediante su inclusión en las leyes del derecho marcario o acudiendo a las normas de competencia desleal.

BIBLIOGRAFIA
-Baeumer, L. “La Protection de la marque de haute renommée en droit français et allemand” RIDC, 1962, pág. 549 
-Casado, Cerviño Alberto. “Derecho de Marcas y Protección de los Consumidores” Editorial Tecnos, año 2000
-Fernandez, Novoa, Carlos. “Tratado sobre Derecho de Marca” Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid 2001
-Monteagudo, Monteano. “La Protección de la Marca Renombrada”, Editorial Civitas, 1995
-Uria, Rodrigo. “Derecho Mercantil”, Editorial Félix Varela, año 2006
-Articulo “La marca” autor: anónimo, 
-Articulo: “La marca” editorial enciclopedia libre, 2006
-Articulo:”Las marcas, un capital a desarrollar y proteger”, autora: Adriana Francia 

AUTOR:
Lic. Milkos Lázaro Gual Díaz (*)

 (*)Datos Autor:
Milkos Lázaro Gual Díaz, nacido el 22 de Diciembre de 1970, en Ciudad de la Habana, Cuba. Obtuve el titulo de Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana en el año 1996 y posteriormente cursé los Diplomados en Derecho Mercantil y Derecho Societario en el Instituto de Comercio Exterior, poseo además  diferentes postgrados: Me he desempeñado desde mi graduación hasta la fecha como asesor jurídico en diversos Organismos de la Administración Central del Estado y actualmente laboro en un Centro de Investigaciones Jurídicas. 
Desde el año 2002 pertenezco al Capitulo de Derecho Mercantil de La Ciudad de la Habana, perteneciente a la Sociedad de Derecho Mercantil. 

La Habana, Febrero 2007

[1] A los efectos de este trabajo se considerará Derecho Marcario al conjunto de normas jurídicas que regulan este tema en los diferentes sistemas jurídicos.

[2] Existen varios conceptos de marcas dentro de ellos están: el concepto general: catálogo de todo lo que puede ser marca, no se juzgan los signos que pueden ser marca. catálogo cerrado: quedan establecidos qué signos pueden constituir marcas. sistema intermedio: combina concepto general y catálogo cerrado (es el que acoge el decreto-ley 203)

[3] Las prohibiciones según los ordenamientos jurídicos  pueden ser absolutas o relativas, las mismas estaban basadas en el reconocimiento de derechos anteriores que otorgan al titular un conjunto de prohibiciones que impiden violar su derecho.

[4] Principio de Especialidad: Es una característica inherente a toda marca, en tanto el derecho no recae sobre un signo en abstracto, sino sobre una marca puesta en relación con determinados productos o servicios, surtiendo efectos jurídicos respecto a dichos bienes o servicios para los cuales ha sido solicitado o registrado el signo y no sobre el universo de bienes y servicios.

[5] Una función de la marca es la psicológica ya que el mercado orientador de las marcas presenta una arquitectura de usos. En gran medida, la preferencia por las marcas se alimenta de factores de presentación (real o psicológica) que hacen más atractivos  y distintos determinados bienes y servicios. Ortega y Gasset lo expresaban de la siguiente manera: “Ahora bien; la mayor parte de los seres humanos poseen una capacidad mínima de pensar, sentir, querer, por tanto, ser por cuenta propia, y se sienten felices cuando la sociedad, en torno a ellos, los exonera de ese compromiso, de esfuerzo y les introduce el sistema de deseos humanos que son los usos”.

[6] Ver La Protección de la Marca Renombrada de Monteano Monteagudo, Editorial Civitas S.A. 1995, Pág. 29

[7] Ibidem, pag 30

[8]Gestión de marca: Se dice que hay gestión de marca cuando se da la unión de dos factores, el reconocimiento de marca y la valoración de la misma, el reconocimiento de la marca es cuando  los  productos han sido bien conocidos por los consumidores y son reconocidos por los destinatarios. Cuando una marca ha acumulado un importante sentimiento positivo entre los consumidores, los responsables de marketing dicen que su propietario ha conseguido valorizar la marca.

[9] PYME : Pequeñas y Medianas Empresas

[10] Principio de Prioridad en el Uso: prevaleció en las etapas iniciales. el derecho pertenece a quién usa la marca por primera vez para designar sus productos o servicios, este principio tiene carácter declarativo. Cuba en el Decreto Ley 203 se acoge al sistema mixto en cuanto hay signos que se basa su reconocimiento de derecho en el principio de prioridad de uso ((nombres comerciales, emblemas y rótulos) y para las marcas se sigue el criterio del principio registral (tiene carácter constitutivo), y el de especialidad. 

[11] Recuérdese que una marca renombrada puede constituir un activo fijo que se puede aportar en el momento de creación de una empresa o S.A. o SRL  y que puede ser susceptible de valoración económica 

[12] Existe otros autores que también acogen los términos de “marcas famosas, marcas reputadas y marcas prestigiosas”. Ver  “La Protección de la Marca Renombrada” de Monteano Monteagudo, 1995 Editorial Civitas, pag.41

[13] Por Fundamento se entiende en este caso debilitamiento de la fuerza distintiva y por presupuestos la implantación entre el publico en general.

[14] En este sentido la reputación seria consecuencia de la calidad de los productos o servicios ofertados y de las campañas de marketing y publicidad realizadas por el primer usuario.

[15] El goodwill consiste en preferencia del público de los consumidores hacia productos dotados con la marca, para algunos autores es una  de las funciones de la marca.

[16] De probarse la implantación efectiva de la marca entre los consumidores y poder demostrarse esto se asegura la protección de la misma

[17] Ver  “La Protección de la Marca Renombrada” de Monteano Monteagudo, 1995, Editorial Civitas, pag.71

[18] Esta teoría aglutina en si dos funciones que en ocasiones son vistas como separadas y son las funciones del goodwill y la función publicitaria, ya que para algunos autores aunque caben dentro de las funciones económicas  tienen matices  que deben ser tratados de forma diferentes

[19] Ibidem,  pag.81

[20] Lehman, hace distinción entre property rights abstractos y property rights accesorios, los primeros son los que determina por si mismos y de forma inmediata el valor del bien (patentes y modelos de utilidad) y los segundos sirven para potenciar el trafico económico de forma indirecta ya que constituyen medios de información entre estos están las marcas.

[21] Cuando hablamos aquí de función informativa no nos referimos a la procedencia, sino al conocimiento de la marca por el publico a través de la publicidad que se le hace al mismo 

[22] Recuérdese que la marca renombrada puede ser conocida también como marca prestigiosa,  marca  reputada o famosa

[23] Ibidem, pag.88

[24] Uno de los principales papeles que cumplen las marcas desde el punto de vista comercial es asegurar al consumidor la calidad del producto, la lucha en el cerebro supone vencer los prejuicios y convencer al consumidor para que cambie de marca. Una guerra que también se da cuando un producto queda obsoleto. 

[25] Ver “La Protección de la Marca Renombrada”, Monteano Monteagudo, Editorial Civitas, 1995, pag.109

[26] Ibidem, pag. 111

[27] Este conjunto de criterios fueron apuntados por la Corte del Segundo Circuito en el caso “Polaroid”, donde se analizó la fonética de la marca “Polaroid Corp. vs. Polarad Electronics Corp.” 

[28] En los contratos de franquicia no ocurre de esta manera, pues la calidad del producto se verifica por las dos partes (franquiciante y franquiciado)

[29] Esta cláusula reprime las conductas parasitarias, que encubren reproducciones de elementos característicos de la marca, con la finalidad de utilizarla en beneficio propio por la buena reputación de la misma, y considera desleal toda utilización económica no autorizada de la marca como referencia para promoción o recomendación  de los productos propios

[30] La protecciones concede contra aquellos comportamientos que afecten el buen desempeño de la empresa y sus actividades y como la marca renombrada es expresión de goodwill o fondo de comercio y forma parte de la empresa, se plantea que la utilización de la marcador terceros puede provocar la disminución de su fuerza distintiva.(véase además transferencia de reputación negativa en este mismo trabajo pag.14) 

[31] Para determinar el ámbito de aflicción objetivo de aplicación de la norma se recurre a la categoría, “marca renombrada” y la legislación alemana ha desarrollado las pautas siguientes para aplicar la norma: inserción preponderante de la marca en el trafico, carácter especial de la denominación, su fama en el trafico económico, estos presupuestos no se exigen que se den todos, sino una acumulación de los mismos  

[32] Se plantea que las marcas de alto renombre generan a causa de su  amplia colocación y su alto potencial publicitario un recuerdo imborrable en la mente de lo consumidores que podría verse soliviantado por la aparición de una marca similar o idéntica en el trafico comercial 

[33] Lo que se protege mediante la dilución en si, es la posición excluyente y radical, dispuesto a impedir cualquier utilización de la marca en el trafico para productos o servicios distintos, asegurando una posición monopólica en el mercado.

[34] Se entiende por producido este siempre que el trafico intuya la existencia de relaciones organizativas o económicas entre las diferentes empresas.(En este primer grupo de sentencias que marcan un precedente judicial, en la jurisprudencia alemana se encuentra el caso “GRUR” sentencia del BGH de 4/1/1963,  y caso “Coffeinfrei” ;sentencia del BGH de 9/7/1965, caso “Roter Punk” y caso “Konservenzeichen

[35] Ejemplos de estos criterios son las sentencias del BGH en los casos “Vorrasur/Nachrasur” de 23/9/1985 y el caso “Centra” sentencia del BGH de 17/3/1965

[36] La muestra mas evidente de estos ejemplos son las sentencias del BGH de los casos “Maggi” de fecha 23/6/1967 y sentencia del BGH en el caso “Blunazit” de fecha 12/7/1967

[37] Aun cuando en estos casos no quedó probado que se tratara de marcas de renombre, la protección mediante las normas de competencia desleal  se demostró porque el éxito de la publicidad de la marca podía verse expuesto o fraudulentamente excluido

[38] El hecho ocurrió de la manera siguiente: En una revista ilustrada se procedió a publicar un anuncio grafico de la marca norteamericana de Bourbon Jim Beam, en el se tomaba la panorámica delantera de un auto Rolls-Royce en la que destacaban la figura de la Flying Lady, y  el emblema RR y la característica parrilla del radiador, sobre el guardabarros del auto estaban sentados dos tejanos jugando cartas, mientras que tres personas les observaban en las inmediaciones, en un primer plano resaltaba una botella de la antedicha marca flanqueada por dos vasos llenos. Ver sentencia del BGH de fecha 9/12/1982

[39] La relación de competencia en Derecho Alemán es un elemento de factor delimitativo a fin de detectar el ámbito concreto de aplicación del Derecho contra competencia desleal frente a otros sectores del ordenamiento como el Derecho contractual y las normas sobre responsabilidad civil. La relación de competencia exige una correspondencia entre las ventajas que el sujeto obtiene para si o para un tercero y los perjuicios que se ocasionan a otro desde el momento en que la perspectiva de converger en el mercado provoca el debilitamiento de la ajena.

[40] Ver Caso “Dimple” sentencia del BGH de fecha 29/11/1984

[41] Estos principios son el de especialidad y utilización de la marca. Ver obras citada pag. 159.

[42] La creación de nuevos Derechos de exclusión, conllevaría a debilitar el modelo regulador entre las normas de derecho de propiedad intelectual y las normas contra la competencia desleal

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